Chủ sở hữu nhãn hiệu, hoặc chủ thể sử dụng hợp pháp nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hay li-xăng nhãn hiệu) cho tổ chức, cá nhân kinh doanh khác. Hiện tại, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ không cần phải đăng ký để có hiệu lực với người thứ ba. Do đó, chỉ cần các bên hoặc đại diện hợp pháp của các bên xác nhận vào hợp đồng là hợp đồng đã có giá trị pháp lý.
Nhãn hiệu là một trong những tài sản sở hữu công nghiệp quý giá của doanh nghiệp, chính vì vậy, các hoạt động chuyển giao việc sử dụng cần hết sức cẩn trọng. Bởi nếu như không có những quy định ràng buộc một cách chặt chẽ trong hợp đồng thì có thể dẫn đến những tranh chấp không đáng có, thậm chí bên nhận chuyển giao có thể thực hiện các hoạt động ảnh hưởng đến hình ảnh nhãn hiệu, suy giảm giá trị tài sản và mất uy tín của chủ sở hữu nhãn hiệu.
Trong nội dung bài viết này Luật Định Hướng xin cung cấp cho người đọc một số thông tin về việc phân loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và lưu ý khi ký kết, soạn thảo loại hợp đồng này như sau:
Điều kiện li-xăng nhãn hiệu
+ Nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân không là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
+ Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được ký hợp đồng li-xăng thứ cấp với bên thứ ba khi được chủ sở hữu nhãn hiệu đồng ý.
+ bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phải ghi chỉ dẫn trên nhãn hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.
Phân loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Có thể phân loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thành 03 loại như sau:
+ Hợp đồng li-xăng độc quyền: Theo đó, bên chuyển giao sẽ không được ký kết hợp đồng li-xăng với bất kỳ một bên thứ ba nào khác ngoài bên nhận chuyển giao. Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu nếu được phép của bên nhận quyền giao, bên nhận chuyển giao sẽ sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo thời hạn và phạm vi quy định trong hợp đồng li-xăng.
+ Hợp đồng li-xăng không độc quyền: Theo đó, trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển giao vẫn có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền cho các bên khác.
+ Hợp đồng li-xăng thứ cấp: Theo đó, bên chuyển giao quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba theo một hợp đồng khác.
Từ ba hình thức hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nêu trên, có thể có những biến thể của hợp đồng li-xăng là sự kết hợp của hai trong ba loại hợp đồng li-xăng nhãn hiệu kể trên như: hợp đồng li-xăng không độc quyền và có thể li-xăng thứ cấp, hợp đồng li-xăng độc quyền và bên nhận chuyển giao có thể li-xăng thứ cấp; hợp đồng li-xăng không độc quyền và không thế chuyển giao,… Miễn là các nội dung, quy định của hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ.
Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thông thường có các nội dung sau đây, dựa trên nhu cầu và khả năng của mỗi bên có thể bổ sung cho phù hợp:
+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao;
+ Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
+ Loại hợp đồng đồng;
+ Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
+ Thời hạn hợp đồng;
+ Giá chuyển giao;
+ Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.
Khi soạn thảo hợp đồng cần lưu ý các điểm như sau:
Thứ nhất, cần quy định rõ đối tượng và phạm vi được chuyển giao, nhãn hiệu là tài sản cần phải đăng ký để được quyền sở hữu hợp pháp nên cần quy định rõ về loại nhãn hiệu và số văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu, trong trường hợp hợp đồng chuyển giao nhiều nhãn hiệu thì cần liệt kê đầy đủ. Quy định rõ loại hợp đồng áp dụng theo mục 2 phân loại hợp đồng nêu trên, đồng thời làm rõ lãnh thổ/ khu vực địa lý chuyển giao.
Thứ hai, quy định rõ ràng các quyền được cấp và giới hạn sử dụng:
+ Cần liệt kê các quyền cụ thể mà bên nhận chuyển giao và bên chuyển giao được phép và không được phép thực hiện theo hợp đồng. Ví dụ: Sử dụng nhãn hiệu không độc quyền và không được phép chuyển giao, được phép sử dụng trong các hoạt động cụ thể: được gắn lên hàng hóa, dịch vụ cụ thể, sử dụng trong các hoạt động xúc tiến thương mại, sử dụng để in trên các tài liệu công ty, văn phòng phẩm, trên biển hiệu,…
+ Quy định rõ về nội dung bảo vệ toàn vẹn nhãn hiệu, bên sử dụng không được phép sử dụng nhãn hiệu mà không thể hiện đúng màu sắc, thiết kế, bố trí ban đầu của nhãn hiệu…
Thứ ba, quy định rõ ràng về thời hạn hợp đồng và lưu ý rằng nhãn hiệu là đối tượng được bảo hộ có thời hạn, nên việc quy định về thời hạn luôn cần gắn liền với thời hạn của văn bằng bảo hộ. Hoặc bổ sung trách nhiệm gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu để duy trì hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Ví dụ: Hợp đồng có thời hạn 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng, chủ sở hữu nhãn hiệu có trách nhiệm đảm bảo nhãn hiệu có hiệu lực trong suốt thời hạn của Hợp đồng; or hợp đồng có thời hạn từ thời điểm ký cho đến khi nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực bởi chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền,…
Thứ tư, giá chuyển giao cũng là một trong những nội dung rất quan trọng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, cần được quy định rõ ràng để có căn cứ thanh toán. Đặc biệt đối với những công ty liên kết (có mối quan hệ về thuế) như công ty mẹ – công ty con, hoặc giữa các công ty trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu vốn của nhau, nếu không quy định rõ ràng có thể dẫn đến bị đánh giá là có hoạt động chuyển giá và các chi phí thanh toán phí li-xăng nhãn hiệu sẽ không được ghi nhận là chi phí hợp lý để được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Phí li-xăng nhãn hiệu các bên có thể thỏa thuận là bằng 0, phí tính một lần, theo tháng, năm, hoặc tính trên sản phẩm, dịch vụ gắn nhãn hiệu, theo doanh thu, lợi nhuận của bên nhận chuyển giao,… theo khả năng, nhu cầu các bên.
Thứ năm, quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, tùy vào các bên giao kết để quy định cho phù hợp (thông thường các bên trong hợp đồng không có quan hệ liên kết sẽ quy định chặt chẽ hơn các bên có mối liên kết như đã trình bày ở đoạn trên). Có thể quy định các cam kết của các bên khi sử dụng nhãn hiệu, quy định bồi thường, phạt vi phạm, hoặc quyền chấm dứt hợp đồng khi các điều khoản cơ bản trong hợp đồng không được thực hiện, không thể thực hiện được,…
Thứ sáu, một số điều khoản khác:
+ Giải quyết tranh chấp và chọn luật áp dụng: có thể lựa chọn giải quyết tại tòa án, trọng tài. Nếu các bên tham gia giao kết hợp đồng đều có quốc tịch Việt Nam thì áp dụng luật Việt Nam. Nếu có một bên tham gia hợp đồng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì có thể chọn luật của quốc gia khác tùy thỏa thuận để hài hòa lợi ích các bên.
+ Ngôn ngữ hợp đồng, số lượng hợp đồng cũng cần làm rõ.
+ Điều khoản bảo mật thông tin: bảo mật giá hợp đồng, nội dung chuyển giao trong hợp đồng,…
Trên đây là một số thông tin tư vấn của chúng tôi về nội dung soạn thảo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Thông tin chi tiết tư vấn soạn thảo hợp đồng xin liên hệ tới chúng tôi để được hỗ trợ.
